Im Verfahren nach § 53 MarkenG wird nur der rechtzeitige Widerspruch des Markeninhabers gegen den Löschungsantrag geprüft

Der Sachverhalt:
Inhaberin der im Februar 2007 eingetragenen Marke Nr. 306 69 580 "akustilon" war die ew-KG. Im Mai 2007 trat die ew-Verwaltungs-GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin in die KG ein, die ihre Firmierung in ew-GmbH & Co. KG änderte. Mit notarieller Urkunde von September 2007 brachten die Kommanditisten ihre Kommanditbeteiligungen im Wege der Sacheinlage mit sofortiger schuldrechtlicher und dinglicher Wirkung in die ew-Verwaltungs-GmbH ein, die nunmehr unter ew-GmbH firmierte. Im Oktober 2007 wurde ins Handelsregister eingetragen, dass die KG aufgelöst und die Firma erloschen ist.

Die Antragstellerin beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 29.4.2008 die Löschung der Marke, weil die Markeninhaberin nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfülle. Die Markenabteilung des DPMA unterrichtete die zu diesem Zeitpunkt noch im Register als Markeninhaberin eingetragene KG Ende Juni 2008 vom Löschungsantrag und forderte sie auf mitzuteilen, ob sie dem Löschungsantrag widerspricht. Im Namen der KG bestellten sich Anfang Juli 2008 die Rechtsanwälte L und widersprachen dem Löschungsantrag.

Daraufhin teilte die Markenabteilung des DPMA der Antragstellerin mit Schreiben vom 9.7.2008 mit, die Markeninhaberin habe dem Löschungsantrag widersprochen. Nachdem die Antragstellerin gegen die Mitteilung des DPMA vom 9.7.2008 Beschwerde eingelegt hatte, beantragte die ew-GmbH (nachfolgend: Markeninhaberin) die Umschreibung der Marke auf sich; die Umschreibung erfolgte im April 2009.

Das BPatG wies die Beschwerde der Antragstellerin zurück. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hatte vor dem BGH ebenfalls keinen Erfolg.

Die Gründe:
Die Ausführungen des BPatG sind zwar nicht frei von Rechtsfehlern. Daraus ergibt sich aber kein Verfahrensmangel i.S.v. § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG.

Die ew-GmbH & Co. KG hat, vertreten durch die Rechtsanwälte L, im Juli 2008 wirksam der Löschung der Marke widersprochen (§ 53 Abs. 3 MarkenG). Das Verfahren vor dem DPMA nach § 53 MarkenG ist ein dem Klageverfahren nach § 55 MarkenG vorgeschaltetes, fakultatives Registerverfahren, in dem keine Entscheidung über die Löschungsreife der Marke wegen Verfalls ergeht. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke gem. § 49 MarkenG verfallen ist, ist vielmehr dem Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

Das DPMA ist somit im Verfahren nach § 53 MarkenG auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Löschungsantrags widersprochen hat (§ 53 Abs. 3 MarkenG). Dies war vorliegend der Fall. Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG galt die KG aufgrund der Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechtigte Inhaberin.

Der von der KG innerhalb der zweimonatigen Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG erhobene Widerspruch war wirksam. In der Rechtsprechung des BGH ist anerkannt, dass ein Beteiligter eines Verfahrens, in dem seine Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit bestritten ist, für die Austragung dieses Streits als rechts- und parteifähig zu behandeln ist und die hierzu gebotenen Erklärungen abgeben kann. Davon ist auch im vorliegenden markenrechtlichen Registerverfahren auszugehen. In diesem muss der im Register eingetragene Markeninhaber die Möglichkeit haben, wirksam der Löschung der Marke zu widersprechen, um eine Klärung der Frage, ob er noch die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfüllt, im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten zu erreichen.

Für dieses Ergebnis sprechen auch Sinn und Zweck des Registerverfahrens nach § 53 MarkenG. Das Verfahren dient der Klärung der einfach zu beantwortenden Frage, ob das Vorliegen eines Verfallsgrundes unstreitig und ein Klageverfahren entbehrlich ist. Dieses Ziel ist erreicht, wenn der eingetragene Markeninhaber rechtzeitig widersprochen hat, ohne dass die materiell-rechtliche Frage der Markenrechtsfähigkeit des Inhabers der eingetragenen Marke i.S.v. § 7 MarkenG im Verfahren nach § 53 MarkenG geprüft wird. Anderenfalls würde diese Frage, die sowohl die Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit des Markeninhabers als auch das Vorliegen des Verfallsgrundes betrifft, dem hierfür vorgesehenen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG entzogen.

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