Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

Der Sachverhalt:
Die Klägerin ist Inhaberin einer 2003 eingetragenen Wortmarke, die u.a. Schutz für Schmuckwaren beansprucht. Die Beklagte bot im November 2007 auf der Internethandelsplattform eBay unter der Bezeichnung dieser Wortmarke 24 Paar Ohrstecker an. Daraufhin mahnte die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung ihrer Markenrechte ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.

Die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet. Infolgedessen nahm die Klägerin die Beklagte sowohl auf Erstattung der ihr durch die Abmahnung entstandenen Rechtsanwalts- als auch der Patentanwaltskosten i.H.v. insgesamt 4.161 € in Anspruch.

LG und OLG gaben der Klage i.H.v. rund 2.080 € statt und wiesen die weitergehende, auf Erstattung der Patentanwaltskosten gerichtete Klage ab. Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin blieb vor dem BGH erfolglos.

Die Gründe:
Die Beklagte muss die Kosten des Patentanwalts nicht erstatten.

Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG konnte weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden. Die Regelung gilt unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die - wie hier die Abmahnkosten - durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Auch eine Regelungslücke lag nicht vor, da die Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. der Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG  abschließend regeln, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsverfolgung besteht.

Hat demzufolge neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an einer Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Es gibt allerdings zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen. Somit war es im vorliegenden Fall nicht erforderlich, zur Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung neben einer Rechtsanwältin noch einen Patentanwalt heranzuziehen.

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