Rechtsprechungsänderung: Markeninhaber muss im Löschungsverfahren Umstände zum (Fort-)Bestand seiner Marke nachweisen
BGH v. 22.7.2021 - I ZB 16/20
Der Sachverhalt:
Für die Markeninhaberin ist die am 10.6.2008 angemeldete abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660 "Orange" am 25.2.2009 als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Im Register wird die Marke u.a. wie folgt beschrieben:
"Es handelt sich um eine Farbmarke ('NJW-Orange'). (...) Es handelt sich bei der Farbmarke nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra für die Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194 156. Die Marke wird seit vielen Jahren für die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift in Deutschland verwendet."
Die Antragstellerin hat am 15.10.2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke u.a. mit der Begründung beantragt, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke lägen nicht vor. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Das BPatG hat die Entscheidung bestätigt. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der BGH den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
Gründe:
Die Annahme des BPatG, die angegriffene Marke sei nicht nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil sie zum Anmeldezeitpunkt nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen gewesen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Mit der von der Vorinstanz gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, die Farbe "Orange" habe sich zum Anmeldezeitpunkt und im Zeitpunkt seiner Entscheidung infolge ihrer Benutzung für juristische Fachzeitschriften in den beteiligten Verkehrskreisen gem. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt.
Das BPatG hat zwar Tatsachen und Indizien festgestellt, die die Verkehrsdurchsetzung nahelegen. Es hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, verbleibende Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gingen zu Lasten der Löschungsantragstellerin. Nach der bisherigen Senatsrechtsprechung gehen zwar verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des Löschungsverfahrens und nicht des Markeninhabers. Der Senat hat seine Rechtsprechung diesbezüglich allerdings im Hinblick auf die neuere EuGH-Rechtsprechung aufgegeben (EuGH, Urteil vom 19.6.2014 - C-217/13 und C218/13 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot]; EuGH, Urteil vom 22.10.2020 - C-720/18 und C-721/18 - Ferrari [testarossa]). Danach obliegt es grundsätzlich dem Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls ist, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Dieser ist nämlich am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei.
Nichts anderes kann für die Frage gelten, wer im Anmeldeverfahren oder im Löschungsverfahren die Feststellungslast dafür trägt, dass sich das in Rede stehende Zeichen im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat. Der EuGH hat entschieden, dass der Markenanmelder die Tatsache nachzuweisen hat, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, weil es sich dabei sowohl im Rahmen eines Anmeldeverfahrens als auch im Rahmen eines Löschungsverfahrens um eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen handelt. Der Inhaber der streitigen Marke ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der für sie betriebene Werbeaufwand.
Für das weitere Verfahren, in dem das BPatG erneut zu prüfen haben wird, ob sich die Farbe "Orange" im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat, weist der Senat auf Folgendes hin:
Das BPatG wird der Markeninhaberin im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des Senats zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit zu geben haben, hierzu ergänzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen. Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen.
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Für die Markeninhaberin ist die am 10.6.2008 angemeldete abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660 "Orange" am 25.2.2009 als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Im Register wird die Marke u.a. wie folgt beschrieben:
"Es handelt sich um eine Farbmarke ('NJW-Orange'). (...) Es handelt sich bei der Farbmarke nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra für die Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194 156. Die Marke wird seit vielen Jahren für die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift in Deutschland verwendet."
Die Antragstellerin hat am 15.10.2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke u.a. mit der Begründung beantragt, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke lägen nicht vor. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Das BPatG hat die Entscheidung bestätigt. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der BGH den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
Gründe:
Die Annahme des BPatG, die angegriffene Marke sei nicht nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil sie zum Anmeldezeitpunkt nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen gewesen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Mit der von der Vorinstanz gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, die Farbe "Orange" habe sich zum Anmeldezeitpunkt und im Zeitpunkt seiner Entscheidung infolge ihrer Benutzung für juristische Fachzeitschriften in den beteiligten Verkehrskreisen gem. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt.
Das BPatG hat zwar Tatsachen und Indizien festgestellt, die die Verkehrsdurchsetzung nahelegen. Es hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, verbleibende Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gingen zu Lasten der Löschungsantragstellerin. Nach der bisherigen Senatsrechtsprechung gehen zwar verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des Löschungsverfahrens und nicht des Markeninhabers. Der Senat hat seine Rechtsprechung diesbezüglich allerdings im Hinblick auf die neuere EuGH-Rechtsprechung aufgegeben (EuGH, Urteil vom 19.6.2014 - C-217/13 und C218/13 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot]; EuGH, Urteil vom 22.10.2020 - C-720/18 und C-721/18 - Ferrari [testarossa]). Danach obliegt es grundsätzlich dem Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls ist, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Dieser ist nämlich am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei.
Nichts anderes kann für die Frage gelten, wer im Anmeldeverfahren oder im Löschungsverfahren die Feststellungslast dafür trägt, dass sich das in Rede stehende Zeichen im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat. Der EuGH hat entschieden, dass der Markenanmelder die Tatsache nachzuweisen hat, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, weil es sich dabei sowohl im Rahmen eines Anmeldeverfahrens als auch im Rahmen eines Löschungsverfahrens um eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen handelt. Der Inhaber der streitigen Marke ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der für sie betriebene Werbeaufwand.
Für das weitere Verfahren, in dem das BPatG erneut zu prüfen haben wird, ob sich die Farbe "Orange" im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat, weist der Senat auf Folgendes hin:
Das BPatG wird der Markeninhaberin im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des Senats zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit zu geben haben, hierzu ergänzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen. Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen.