Unterlassungserklärung nach Markenrechtsverletzung: Für Fall der Zuwiderhandlung übernommene Vertragsstrafen-Verpflichtung keine unentgeltliche Leistung

Der Sachverhalt:
Der Kläger ist Verwalter in dem am 1.5.2010 eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der U-GmbH (Schuldnerin). Im Jahr 2007 hatte sich die Schuldnerin gegenüber der Beklagten zu 1) verpflichtet, die Verwendung eines bestimmten Markenzeichens, für welches die Beklagte zu 1) eine Lizenz besaß, zu unterlassen und für den Fall einer Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von 50.000 € zu zahlen.

In einem wegen einer Zuwiderhandlung geführten Rechtsstreit kam es im Jahr 2009 zu einem gerichtlichen Vergleich, in dem sich die Schuldnerin verpflichtete, an die Beklagte zu 1) den Betrag von 32.500 € zu zahlen. Die Zahlung wurde anschließend erbracht. Der Kläger nimmt die Beklagte zu 1) und ihre persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2) unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Schenkungsanfechtung nach § 143 Abs. 1, § 134 Abs. 1 InsO auf Rückzahlung in Anspruch.

LG und OLG wiesen die Klage ab. Die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hatte vor dem BGH keinen Erfolg.

Die Gründe:
Die behauptete Verletzung von Verfahrensgrundrechten ist nicht durchgreifend. Das OLG hat die Voraussetzungen einer Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO im Ergebnis mit Recht verneint.

Unterwirft sich der Verletzer eines Markenrechts dem Anspruch des Verletzten durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, so stellt weder die für den Fall einer Zuwiderhandlung übernommene Verpflichtung zu einer Vertragsstrafe noch deren Zahlung eine unentgeltliche Leistung des Verletzers dar. Der Berechtigte erlangt zwar durch das Vertragsstrafeversprechen einen Anspruch, der nicht per Gesetz oder aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung des Schuldners bestand. Er verliert aber zugleich das Recht, seinen Anspruch auf Unterlassung i.S.d. § 14 Abs. 5 MarkenG auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg durchzusetzen.

Dies ergibt sich daraus, dass mit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die aus einer Kennzeichenverletzung folgende tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr als einer materiell-rechtlichen Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs entfällt. Hierin liegt die ausgleichende Gegenleistung des Berechtigten, die die Unentgeltlichkeit ausschließt. Sein Rechtsverlust gründet gerade auf dem Versprechen einer Vertragsstrafe. Denn die Verpflichtung, im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung eine Vertragsstrafe zu zahlen, ist ein zwingender Bestandteil der Unterwerfungserklärung des Schuldners.

Nur durch die Abgabe eines solchen Vertragsstrafeversprechens kann er seinem ernstlichen Willen, die betreffende Verletzung nicht mehr zu begehen, Nachdruck verleihen und die Wiederholungsgefahr ausräumen. Die damit gegebene Möglichkeit, einen aufgrund einer Verletzungshandlung bestehenden Unterlassungsanspruch durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu beseitigen, ist ein im Wettbewerbsrecht vom Gesetzgeber ausdrücklich zur Verfügung gestelltes (§ 12 Abs. 1 UWG) und im Kennzeichenrecht von der Rechtsprechung seit langem anerkanntes Instrument der Streitbeilegung. Es beschränkt mit der vom Schuldner übernommenen Verpflichtung auch die Rechte des Gläubigers und stellt deshalb ein entgeltliches Rechtsgeschäft dar.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass die Beklagte zu 1) nicht selbst Inhaberin des Markenrechts, sondern Lizenznehmerin ist. Die Ansprüche aus der Verletzung einer Marke stehen zwar dem Inhaber der Marke zu. Der Lizenznehmer kann allerdings mit Zustimmung des Markeninhabers dessen Rechte selbst verfolgen (§ 30 Abs. 3 MarkenG) und jedenfalls dann, wenn der Markeninhaber eine solche Zustimmung nicht erteilt hat, von diesem verlangen, gegen Markenverletzungen einzuschreiten. A wird auch die Rechtsstellung des Lizenznehmers durch eine ihm gegenüber abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung beschränkt. Handelte es sich danach bereits bei der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung des Schuldners um eine entgeltliche Leistung, gilt dies in gleicher Weise für die auf dieser Verpflichtung beruhende Zahlung. Der zuvor zustande gekommene gerichtliche Vergleich über die vom Schuldner zu leistende Zahlung änderte daran nichts.

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