Zur Erstattung der durch die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung entstandenen Kosten

Der Sachverhalt:
Die Klägerin ist Inhaberin zweier Wortmarken "Schneeflöckchen". Die eine ist für "alkoholfreies Kinderheißgetränk auf Fruchtbasis", die andere für "Glühwein und alkoholfreien Glühwein" eingetragen. Die Beklagte vertreibt Geschenkartikel. Eine der Produktserien trägt die Bezeichnung "Schneeflocken sind kleine Geschenke des Himmels". Zu dieser Produktserie gehören nicht nur Bleistifte, Tintenroller, Bilderrahmen, Geldbeutel, Schlüsselanhänger und Tassen, sondern auch ein Tee, der als "Schneeflöckchen-Tee" bezeichnet ist.

Die Beklagte vertreibt diesen Tee in einer Verpackung, auf der sich u.a. unterhalb des "sheepworld"-Zeichens die Bezeichnung "Schneeflöckchen-Tee" und darunter die Worte "Schneeflocken sind kleine Geschenke des Himmels" befinden. Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze damit ihre Marken. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie auf Freistellung von Abmahnkosten sowohl eines Rechtsanwalts als auch eines an der Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts in Anspruch genommen.

LG und OLG gaben der Klage statt. Das OLG ließ die Revision nur hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten zur Freistellung der Klägerin von der Forderung ihres Patentanwalts zu. Die im Übrigen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten wies der BGH zurück. Auf die Revision der Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil im Kostenpunkt und insoweit auf, als hinsichtlich des Antrags der Klägerin auf Freistellung von der Forderung ihres Patentanwalts zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist, und wies die Klage in diesem Umfang ab.

Die Gründe:
Mit der vom OLG gegebenen Begründung kann der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Freistellung von den Kosten des bei der Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts nicht bejaht werden.

Das OLG ist zutreffend davon ausgegangen, dass der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag begründet sein kann. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden. Es bedarf grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.

Hat - wie im Streitfall - neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen.

Die Prozessbevollmächtigte der Klägerin ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz. Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen. Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die im Streitfall gebotene Recherche keine Besonderheiten aufwies, unterliegt es keinem Zweifel, dass die Prozessbevollmächtigte der Klägerin selbst in der Lage gewesen wäre, im Rahmen der Abmahnung eine Markenrecherche hinsichtlich des Zeichens "Schneeflöckchen" durchzuführen.

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