Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung bei Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke

Der Sachverhalt:
Die Klägerin stellt Geräte für die Garten- und Landschaftspflege her. Sie erwarb eine GmbH, die ein Gartenschlauchsystem vertrieb, zu dessen Steck-Set eine Bewässerungsspritze sowie eine Schnellkupplung zur Verbindung der Bewässerungsspritze mit dem Gartenschlauch gehören. Die Klägerin ist Inhaberhin der für die Ware "Bewässerungsspritze" eingetragene Unionsmarke Nr. 456244 (Klagemarke). Die von der Klägerin jedenfalls bis Mai 2012 vertriebene Bewässerungsspritze entspricht der Klagemarke.

Seit Juli 2014 bis zumindest Januar 2015 bot die Beklagte in ihrem Onlineshop ein Spiralschlauch-Set an. Die Klägerin hat dieses Angebot als Verletzung ihrer Unionsmarke angesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen. Die Beklagte hat widerklagend die Löschung der Unionsmarke wegen Verfalls beantragt.

Das LG gab der Klage statt und wies die Widerklage ab. Das OLG hat auf Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen und auf die Widerklage die Unionsmarke ab Mai 2017 für verfallen erklärt. Der BGH setzte das Verfahren auf Revision der Klägerin aus und legte dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vor.

Die Gründe:
Das Verfahren wird ausgesetzt und dem EuGH folgende Fragen zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. A der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke und Art. 58 Abs. 1 Buchst. A der Verordnung Nr. 2017/1001 über die Unionsmarke vorgelegt:

1. Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs.1 Buchst. A GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. A UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von den Regelungen der Gemeinschafsmarkenverordnung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gem. Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

Es ist sowohl nach der Gemeinschafsmarkenverordnung als auch der Unionsmarkenverordnung zu fragen, weil im als maßgeblich in Betracht kommenden Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage zunächst die Gemeinschaftsmarkenverordnung galt, an deren Stelle im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht im Oktober 2017 jedoch die Unionsmarkenverordnung getreten war.

Eine ausdrückliche Regelung des Zeitpunkts, der im Falle der Widerklage auf Erklärung des Verfalls für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, enthalten diese Verordnungen nicht. Nach den genannten Vorschriften wird die Marke auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Nach Auffassung des BGH sollte, sofern die Vorlagefrage 1 zu bejahen ist, der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz maßgeblich für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums sein.

Linkhinweis:

Den auf den Webseiten des Bundesgerichtshofs veröffentlichten Volltext des Beschlusses finden Sie hier.