Dekorative Verwendung: Wann ist der Vorwurf einer böswilligen Anmeldung begründet?

Der Sachverhalt:
Für die Markeninhaberin ist seit März 2011 die Wortmarke "GLÜCKSPILZ" u.a. für Waren wie Leder und Lederimitationen sowie Reise- und Handkoffer aber auch für Haushaltsgeräte und Bekleidung. Der Antragsteller hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Eintragung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei nicht unterscheidungskräftig und zudem böswillig angemeldet worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin die Löschung der Marke angeordnet.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin blieb erfolglos. Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hob der BGH den Beschluss auf und wies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück.

Gründe:
Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit unter anderem dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet wurde. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das Bundespatentgericht zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt. Soweit der Senat bislang bezüglich des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, der der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2d MarkenRL dient, den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der Marke für maßgeblich gehalten hat, hält er an dieser Rechtsprechung nicht mehr fest.

Allerdings hielt die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Markeninhaberin habe die Marke i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Nach BGH-Rechtsprechung ist von einer Böswilligkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Sie kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen.

Infolgedessen begründet - wie hier - allein der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt wird, nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Vielmehr müssen weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutreten. Bezogen auf die von der Markeninhaberin geltend gemachte Benutzung durch Anbringung des Zeichens auf Waren erschöpften sich die Feststellungen des Bundespatentgerichts in der pauschalen Bezugnahme auf die Bewertung des Deutschen Patent- und Markenamtes, die die Annahme fehlenden markenmäßigen Gebrauchs nicht trägt. Eine im Rechtsbeschwerdeverfahren nachvollziehbare Würdigung der von der Markeninhaberin vorgetragenen Benutzungsformen hat das Bundespatentgericht nicht vorgenommen.

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