Patentgericht: Zulässigkeit neuer Widerrufsgründe im Beschwerdeverfahren

Der Sachverhalt:
Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin eines Patents, das im Februar 2006 angemeldet wurde und eine Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeugs betrifft. Die Einsprechende hatte im Verfahren vor dem Patentamt geltend gemacht, dass der Gegenstand des Schutzrechtes nicht patentfähig sei. Das Patentamt hat das Patent allerdings in vollem Umfang aufrechterhalten.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde machte die Einsprechende ergänzend geltend, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe, und nahm hierzu auf eine Entscheidung des Europäischen Patentamtes über einen Einspruch gegen das europäische Patent Bezug, das die Priorität des Streitpatents in Anspruch nimmt. Die Patentinhaberin verteidigte das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen.

Das Patentgericht hat das Patent mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Schutzrechts gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Auf die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin hob der BGH den Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichtes auf und wies die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurück.

Die Gründe:
Zu Recht war das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren zusätzlich geltend gemachte Widerrufsgrund zu berücksichtigen war. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hätte dieser Widerrufsgrund allerdings nicht von Amts wegen geprüft werden dürfen. Denn das Patentgericht ist nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (Bestätigung von BGH-Beschl. v. 10.1.1995, Az.: X ZB 11/92).

Diese Rechtsprechung hat von verschiedener Seite Kritik erfahren. Der Senat hält sie dennoch weiterhin für zutreffend. Entgegen einer in der Literatur geäußerten Auffassung wird der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht allein durch das auf Widerruf des Patents gerichtete Begehren des Einsprechenden bestimmt. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Festlegung des Streit- oder Verfahrensgegenstands ist vielmehr auch der Lebenssachverhalt von Bedeutung, auf den dieses Begehren gestützt wird. Die einzelnen Widerrufsgründe, die das Gesetz in § 21 Abs. 1 PatG vorsieht, bilden - ebenso wie die in § 22 Abs. 1 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe - einen jeweils unterschiedlichen Lebenssachverhalt. Es ergibt sich auch weder aus Art. 19 Abs. 4 GG noch aus sonstigen Vorschriften, dass der Prüfungsumfang des Beschwerdeverfahrens sich mit dem möglichen Prüfungsumfang des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt decken muss.

Zutreffend hatte das Patentgericht jedoch angenommen, dass ein Widerrufsgrund, den der Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat, nach Maßgabe von § 263 ZPO zu berücksichtigen ist. Denn wenn eine das Patent aufrechterhaltende Entscheidung des Patentamts in zulässiger Weise mit der Beschwerde angefochten ist, darf der Einsprechende im Beschwerdeverfahren zusätzliche Widerrufsgründe geltend machen, die nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gehören.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ging der Gegenstand des Patents letztlich nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats gelten für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Das Patentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zu prüfen haben, ob der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist.

Linkhinweise:

• Der Volltext dieser Entscheidung wird demnächst auf den Webseiten des BGH veröffentlicht.
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