Zum Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft einer Unionsmarke

Der Sachverhalt:
Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO) eine dreidimensionale Marke, die dem von ihr vermarkteten Produkt "Kit Kat 4 Finger" entspricht, als Unionsmarke an. Das EUIPO trug die Marke daraufhin im Jahr 2006 für folgende Erzeugnisse ein: "Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln".

Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes (nunmehr Mondelez UK Holdings & Services) beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO diesen Antrag in der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe. Mondelez beantragt beim EuG die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Das EuG gab der Klage statt und hob die Entscheidung des EUIPO auf. Gegen die Entscheidung des EuG kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim EuGH eingelegt werden.

Gründe:
Das EUIPO hat mit der Annahme, dass es nicht erforderlich sei, die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft einer Marke für alle betroffenen Mitgliedstaaten nachzuweisen, einen Rechtsfehler begangen. Daraus folgt, dass das EUIPO eine neue Entscheidung zu treffen hat. Es wird dabei zu prüfen haben, ob die streitige Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den 15 betroffenen Mitgliedstaaten für die Waren "Bonbons und Kleingebäck" erlangt hatte.

Ist eine Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen worden, die mehrere Untergruppen umfasst, so wird der Schutz, der durch den Nachweis ausgelöst wird, dass die Marke für einen Teil dieser Waren ernsthaft benutzt worden ist, nur der oder den entsprechenden Untergruppen zuteil. Keiner der vom EUIPO berücksichtigten Nachweise belegt die Benutzung der Marke für Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln. Demzufolge hat das EUIPO mit der Annahme, dass das in Rede stehende Produkt in jeder beliebigen der betreffenden Warengruppen enthalten sein könne, einen Rechtsfehler begangen. Eine dreidimensionale Marke kann Unterscheidungskraft durch Benutzung auch dann erwerben, wenn sie in Verbindung mit einer Wortmarke oder einer Bildmarke benutzt wird. Der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung setzt voraus, dass das angemeldete Zeichen die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen.

Die vom EUIPO berücksichtigten Nachweise (etwa Marktuntersuchungen, Werbematerial, Dauer der Markenbenutzung) sind geeignet, darzutun, dass die fragliche dreidimensionale Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen wird. Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft muss für den Teil der Union erbracht werden, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft hatte, d.h. im vorliegenden Fall für die gesamte Union, wie sie zum Zeitpunkt der Anmeldung im März 2002 mit ihren 15 Mitgliedstaaten bestand. Insoweit reicht es nicht aus, nachzuweisen, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in der gesamten Union eine Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren wahrnimmt. Im Fall einer Marke, die wie diejenige von Nestlé keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union besitzt, muss nämlich der Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft für alle betroffenen Mitgliedstaaten erbracht werden.

Ungeachtet des Nachweises, dass die streitige Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, durfte das EUIPO seine Prüfung daher nicht abschließen, ohne sich zu der Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise u.a. in Belgien, in Irland, in Griechenland und in Portugal zu äußern und ohne die für diese Mitgliedstaaten erbrachten Nachweise zu untersuchen.

Linkhinweis:

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